Agravo de Instrumento Nº 5046561-51.2023.8.24.0000/SC



AGRAVANTE: DREAM TEAM SORVETES LTDA AGRAVADO: SORVETERIA MONTE PELMO LTDA


DESPACHO/DECISÃO


Trata-se de agravo de instrumento interposto por DREAM TEAM SORVETES LTDA. em face da decisão proferida nos autos da ação de abstenção de uso de marca, nome empresarial e nome fantasia n. 5103050-73.2022.8.24.0023, proposta por SORVETERIA MONTE PELMO LTDA., nos seguintes termos (ev. 38, eproc1):
I - Diante da notícia do deferimento da tutela antecipada recursal no agravo de instrumento n. 5004294-55.2023.4.04.0000/SC, em trâmite perante a Justiça Federal, impõe-se o reexame do pedido de tutela de urgência (evento 36).
A concessão da tutela provisória de urgência, como cediço, exige a conjugação dos pressupostos insertos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade da medida.
No caso, houve o deferimento parcial do pedido de tutela provisória de urgência, no bojo do agravo de instrumento supramencionado, para "determinar a imediata suspensão dos efeitos do registro de marca nº 919422047 concedido pelo INPI ao segundo agravado, Mattia Edoardo Maria Vismara, devendo a autarquia anotar a suspensão no extrato processual, dando ciência a terceiros." (evento 36)
Além disso, a exploração da marca pela pessoa jurídica demandante encontra respaldo probatório abundante nos autos. Na própria contestação, a parte ré não questiona o fato de a marca Monte Pelmo ser amplamente utilizada pela autora, ao longo dos anos, desde sua fundação. 
Vale salientar que o fato de o corréu Mattia ter laborado para a pessoa jurídica demandante não o legitima a utilizar seus signos característicos. Aliás, ainda que fosse seu fundador, igualmente, ilegítima seria a utilização da marca.  
Nesse contexto, tendo em conta a suspensão dos efeitos do sobredito registro da marca Monte Pelmo ao réu e a ampla comprovação da sua utilização exclusiva pela autora ao longo dos anos, afigura-se dotado de plausibilidade jurídica o pedido. 
O quadro fático, ademais, comporta contornos de excepcional gravidade, uma vez que a utilização indevida da marca pelos demandados tem o inequívoco condão de gerar danos à autora, mediante associação indevida dos empreendimentos e o consequente desvio de clientela, sobretudo diante da proximidade física dos estabelecimentos. 
Assim, defiro o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que os réus se abstenham de utilizar como marca e título de estabelecimento a expressão nominativa ou figurativa "MONTE PELMO", devendo remover tal expressão e imagem do nome fantasia de seu contrato social, de redes sociais, impressos, embalagens, material publicitário, site, páginas, letreiros, uniformes, e todo e qualquer material físico ou digital, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a penalidade ao montante global de R$100.000,00 (cem mil reais).
II - A despeito de frustrado o recebimento da correspondência de citação da pessoa jurídica demandada (evento 22), sobreveio a habilitação de seu procurador e a juntada de contestação (evento 19). O comparecimento espontâneo da parte demandada, como é cediço, tem o condão de suprir a ausência do ato citatório. 
Contudo, no caso, o instrumento de mandato está desprovido de poderes especiais para receber citação (evento 19, procuração 1), consoante preceitua o art. 105 do Código de Processo Civil, o que é capaz de macular o ato processual.
A propósito, vale destacar da jurisprudência: 
[...]
Assim, deverá a procuradora subscritora da contestação do evento 19 ser instada para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar procuração dotada de poderes especiais para receber citação, sob pena de reputar-se inexistente a sobredita manifestação, nos termos do art. 104, § 2º, do sobredito diploma legal.
III - Suprida a lacuna do item II, considerando que o exame do mérito do litígio depende do desfecho da ação anulatória n. 5008720-78.2022.4.04.7200, em trâmite na Justiça Federal, deverá o processo ficar suspenso até a solução dessa demanda ou pelo prazo de 1 (um) ano, em razão da prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, a, do Código de Processo Civil. 
IV - Intimem-se.
Em suas razões, a parte agravante alegou, preliminarmente, que "a decisão que concedeu a tutela de urgência ao ora agravado, além de ter fundamentação errônea, é eivada de nulidade, uma vez que apenas a Justiça Federal pode determinar a abstenção de uso de marca registrada pelo INPI". No mérito, aduziu, em síntese, que "a decisão do TRF da 4ª região não impediu o uso da marca pelo seu titular, apenas afastou os efeitos do registro concedido pelo INPI ao agravante", de modo que cabe à "Justiça Estadual apenas manter a decisão de suspensão dos efeitos do registro da marca, aguardando, decisão final do Juízo competente". Argumentou, ainda, que "a ora agravante exerceu atividades no ramo de sorvetes, por isso o agravante, sempre exerceu atividade, sendo inclusive, o mentor da marca desde sua criação do nome e elaboração como co-autor do logotipo devidamente registrado e que nunca fora vendido ao agravado". Requereu, ao final, o provimento do recurso para "que seja revogada a concessão da tutela provisória de urgência" (ev. 1).
Incidentalmente, a empresa agravante requereu a concessão do efeito suspensivo (ev. 7), o qual fora deferido pela decisão de ev. 8.
Apresentadas as contrarrazões, nas quais a agravada formulou pedido de reconsideração da decisão (ev. 14), sobreveio informação de que houve anulação do registro questionado (ev. 21), tendo a agravante se manifestado a esse respeito (ev. 27).
No ev. 33, a agravada se manifestou novamente, informando que o agravante deixou de utilizar o nome fantasia "Monte Pelmo" para adotar "Belluno Gelateria", e, diante disso, requereu a reconsideração da liminar e o desprovimento do recurso.
Após, vieram os autos conclusos.
É o relatório. Passo a decidir.
Reitero que o recurso é cabível (art. 1.015, I, CPC), tempestivo (ev. 39, eproc1) e o preparo foi devidamente recolhido (ev. 3).
Outra vez, ressalto que a matéria de fundo do presente recurso também é objeto do agravo de instrumento n. 5046567-58.2023.8.24.0000.
Pois bem.
De início, destaco que o pleito de reconsideração (ev. 14) não é o meio processual adequado para revolver matéria enfrentada em decisão monocrática (ev. 8), tampouco encontra previsão legal, razão pela qual deixo de conhecê-lo.
Isto posto, quanto à aventada preliminar de nulidade, é cediço que cabe à Justiça Federal debater questões atinentes ao registro de marca propriamente dito, ao passo que, à Justiça Estadual é resguardada a competência para analisar eventuais questões prejudiciais, como, ao caso, a pleiteada abstenção.
A matéria, inclusive, foi versada pelo Des. relator Roger Raupp Rios, que, em seu voto no acórdão proferido pelo E. TRF4 - outrora aludido - esclareceu que: "a determinação para abstenção do uso da marca pelo segundo demandado, inclusive com a cominação de multa diária, deve ser buscada junto ao processo nº 5103050- 73.2022.8.24.0023, ajuizado perante a Justiça Estadual (3ª Vara Cível da Comarca de Florianópolis/SC) com tal objetivo" (ev. 36, CERT3, eproc1).
Referido entendimento não destoa deste Órgão fracionário:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DA AUTORA. COMPETÊNCIA DECLINADA À JUSTIÇA FEDERAL COM FULCRO NO ART. 55, § 3º, DO CPC.  INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E DE PATENTE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA QUE NÃO PODE SER ALTERADA POR CONEXÃO OU CONTINÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 54 DO CPC. PRECEDENTE DO STJ.  RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento n. 5051943-93.2021.8.24.0000, rel. Janice Goulart Garcia Ubialli,  j. 14/12/2021, grifei).
Tampouco desta Corte:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO PARA ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA COMERCIAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. PLEITO DE SUSPENSÃO DO FEITO, EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 313, V, DO CPC. DESPROVIMENTO. DEMANDA AJUIZADA NA JUSTIÇA FEDERAL QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. SUSTENTADA A POSSIBILIDADE DE REGISTRO DAS MARCAS OBJETOS DA LIDE, TENDO EM VISTA O PRECEITUADO NA PARTE FINAL DO ART. 124, XVII, DA LPI. QUESTÃO NÃO VENTILADA QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, TAMPOUCO NA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO NO PONTO. ADEMAIS, DISCUSSÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE REGISTRO DE MARCA QUE É COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA FEDERAL. "Eventual discussão sobre o registro deve ser travado na Justiça Federal, por força do que dispõe o art. 109, I, da Constituição Federal." (Apelação Cível n. 0028594-18.2010.8.24.0038, de Joinville, rel. Janice Goulart Garcia Ubialli, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 30-01-2018). [...] (Apelação n. 0001311-76.2011.8.24.0008, rel. Rejane Andersen, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 23/5/2023, grifei).
COMINATÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRETENDIDA ABSTENÇÃO DE USO DE PATENTE E CONCORRÊNCIA DESLEAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA PATENTE COMO QUESTÃO DE ORDEM PREJUDICIAL. POSSIBILIDADE DIANTE DA REDAÇÃO DO § 1º DO ART. 56 DA LEI Nº 9.279/96. Na forma prevista no caput do art. 175 da Lei nº 9.279/96, a nulidade da patente, com efeito erga omnes, só pode ser declarada em ação própria, proposta pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), ou com sua intervenção como litisconsorte passivo necessário, perante a Justiça Federal (art. 109, I, da Constituição Federal). Porém, com alicerce no § 1º do art. 56 da Lei nº 9.279/96, o qual dispõe: "a nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa", e considerando que vige em nosso ordenamento jurídico o princípio de que ao juiz é dado dirimir todas as questões prejudiciais no curso do processo, o reconhecimento da nulidade absoluta, com a suspensão dos efeitos da patente entre os litigantes (art. 469, inciso III, do CPC), pode ocorrer na Justiça Estadual. [...]  RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (Apelação Cível n. 2009.071767-6, rel. Gilberto Gomes de Oliveira, Câmara Especial Regional de Chapecó, j. 7/10/2010, grifei).
Assim, rejeito a suscitada preliminar.
Adentrando ao mérito, denoto que o pronunciamento jurisdicional agravado determinou a abstenção, por parte da empresa agravante, quanto à utilização, como marca e título, da expressão nominativa ou figurativa Monte Pelmo.
Na hipótese, conforme dito anteriormente, não se discute a titularidade e a validade da marca propriamente dita (Monte Pelmo), situação essa recentemente decidida pela Justiça Federal. Em verdade, a discussão contorna-se às alegações deduzidas pela parte autora, ora agravada, quanto à ocorrência, in casu, da prática de concorrência desleal.
Com efeito, em análise mais aprofundada dos autos, extraio que, de fato, as partes não detêm direito de uso exclusivo da marca em questão, todavia, a agravada faz uso de tais características desde o longínquo ano de 1996 - quando da sua inscrição à Junta Comercial - ao passo que a agravante, por sua vez, teve o próprio início de suas atividades apenas no ano de 2022 (ev. 1, OUTROS12, eproc1).
Aliás, como bem ressaltado pela magistrada de origem, "a parte ré não questiona o fato de a marca Monte Pelmo ser amplamente utilizada pela autora, ao longo dos anos, desde sua fundação".
Sobre o tema, cito o  julgado deste Tribunal:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA E NOME EMPRESARIAL - "DESENTUPIDORA FLORIANÓPOLIS". PROCEDÊNCIA. APELO DA DEMANDADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. TESE AFASTADA. MERO DEPÓSITO DO PEDIDO DE REGISTRO DA MARCA, DE FATO. PORÉM, NOME EMPRESARIAL REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL. ANTERIORIDADE. PROTEÇÃO NO ÂMBITO ESTADUAL. LEGITIMIDADE PRESENTE. Marca e nome empresarial não se confundem e gozam de proteção legal diversa. Aquele, no âmbito nacional, se lhe for concedido o registro pelo INPI; este, no âmbito estadual, se houver registro na Junta Comercial. MÉRITO. AUTORA QUE DE FATO, HÁ MUITO TEMPO, POSSUI REGISTRO DE NOME EMPRESARIAL, NA JUNTA COMERCIAL, DENOMINADO "DESENTUPIDORA FLORIANÓPOLIS". PORÉM, CONCORRÊNCIA DESLEAL POR ATIVIDADE COMERCIAL PARASITÁRIA OU DESVIO DE CLIENTELA NÃO DEMONSTRADOS. CONSULTA EM WEBSITES DE BUSCAS POR "DESENTUPIDORA FLORIANÓPOLIS" QUE, ALÉM DA AUTORA, NATURALMENTE LISTA LINK DE TODAS AS DEMAIS DESENTUPIDORAS SEDIADAS EM FLORIANÓPOLIS. AUTORA QUE NÃO FOI CRIATIVA PARA CRIAR SEU NOME EMPRESARIAL, ADAPTANDO RAMO DE ATIVIDADE AO NOME DA CIDADE. RÉ QUE TEM NOME COMERCIAL PRÓPRIO DIVERSO.   APELO PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DITADA. (Apelação Cível n. 0301372-88.2015.8.24.0082, rel. Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 22/8/2019).
Ademais, conforme se vê do ev. 1, OUTROS14/16, eproc1, e, ainda, ev. 16, a agravante faz uso pleno e integral de tais características, de modo a gerar confusão e desvio de clientela, razão pela qual, ao menos em cognição sumária, resta devidamente configurada a prática de concorrência desleal.
Nesse sentido, extraio da jurisprudência desta Corte:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DETERMINOU QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE UTILIZAR A MARCA "MORADA DO VERDE" EM SEUS PRODUTOS E PROPAGANDAS COMERCIAIS. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL PARA ANÁLISE DE PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. MANUTENÇÃO DO REGISTRO DO SINAL PERANTE O INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL QUE NÃO INTERFERE NA ORDEM DE ABSTENÇÃO. TÍTULO DO ESTABELECIMENTO DA AUTORA DENOMINADO DE "PRODUTOS MORADA DO VERDE". INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE REGISTRO. USO PROTEGIDO QUANDO CARACTERIZADA A CONCORRÊNCIA DESLEAL. REGISTRO POSTERIOR DA MARCA "MORADA DO VERDE" PELA DEMANDADA. PROTEÇÃO DO SINAL QUE NÃO É ABSOLUTA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. ARTIGO 129, § 1º, DA LEI N. 9.279/96. PROIBIÇÃO DE REGISTRO DE MARCA QUE REPRODUZA OU IMITE ELEMENTO CARACTERÍSTICO OU DIFERENCIADOR DE TÍTULO DE ESTABELECIMENTO CONFORME ARTIGO 124, INCISO V, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EMPRESAS QUE ATUAM NO MESMO RAMO COMERCIAL E EM MUNICÍPIOS PRÓXIMOS. CARACTERIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA DESLEAL. CAPACIDADE DE ANGARIAR CLIENTELA DA EMPRESA PREVIAMENTE ESTABELECIDA. POSSIBILIDADE DE INDUÇÃO EM ERRO DOS CONSUMIDORES. DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 373, I, CPC/15. PEDIDO DEVIDAMENTE RECHAÇADO PELO MAGISTRADO A QUO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS EM RAZÃO DA ATUAÇÃO (APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES) DO ADVOGADO DA DEMANDANTE NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO E DO NÃO PROVIMENTO DO RECLAMO DA RÉ. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. (Apelação Cível n. 0300205-25.2015.8.24.0021, rel. Jaime Machado Junior, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 21/9/2017, grifei).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C TUTELA ANTECIPADA. NOME EMPRESARIAL E MARCA. PEDIDOS DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E CONDENAÇÃO POR PERDAS E DANOS E CONCORRÊNCIA DESLEAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.I - AVENTADO CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 370 E 355, I, DO CPC/2015. PRELIMINAR AFASTADA. II - PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA. ALEGAÇÕES DE QUE A AUTORA/APELADA NÃO POSSUI REGISTRO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES EM RELAÇÃO À MARCA E QUE ESTÁ CONFIGURADA TÃO SOMENTE A COMPETIÇÃO MERCANTIL ENTRE AS PARTES. LEI N. 9.279/1996. MARCA DA AUTORA/APELADA "CRIS MODA ÓPTICA" COM ENTRADA DE REGISTRO NO INPI QUANDO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RÉ/APELANTE "CRIS MODA ÓPTICA E ASSESSÓRIOS". CONCORRÊNCIA DESLEAL BEM DEMONSTRADA NOS AUTOS. PROVAS DE QUE AS MARCAS SÃO CONFUNDIDAS PELOS USUÁRIOS, CONSUMIDORES E FORNECEDORES, ALÉM DE ESTAREM SITUADAS A POUCOS QUILÔMETROS DE DISTÂNCIA UMA DA OUTRA, EMBORA EM CIDADES DISTINTAS. IDENTIDADES VISUAIS DO CONJUNTO DA IMAGEM/NOME FORMADORAS DA LOGO DE CADA UMA DAS PARTES SEMELHANTES. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO.  III - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000.00 (OITO MIL REAIS) PELO JUÍZO A QUO. PARTE RÉ QUE PLEITEIA A MINORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. ANÁLISE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. REPARAÇÃO MINORADA PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). VERBA QUE, IN CASU, ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, ALÉM DE MANTER O CARÁTER PEDAGÓGICO E INIBIDOR ESSENCIAL À REPRIMENDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NO PONTO. III - ÔNUS SUCUMBENCIAIS  MODIFICAÇÃO MÍNIMA DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBENCIA CONFORME ARBITRADO NA ORIGEM. IV - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS  PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ. HIPÓTESE EM QUE NÃO CABE A MAJORAÇÃO PREVISTA NO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação n. 0300099-90.2018.8.24.0075, rel. Dinart Francisco Machado, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 25/8/2022, grifei).
Nesse contexto, mantenho a decisão recorrida, pois em consonância com o posicionamento adotado por este Tribunal.
Dispositivo
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, e art. 132, XV, do RITJSC, nego provimento ao recurso e, por consequência, revogo a liminar anteriormente concedida (ev. 8).
Custas de lei.
Em razão da natureza jurídica do pronunciamento recorrido, não são cabíveis honorários recursais.
Publique-se. Intimem-se.

Documento eletrônico assinado por TORRES MARQUES, Desembargador, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.tjsc.jus.br/eproc/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 4537669v12 e do código CRC 3d6d9ab1.Informações adicionais da assinatura:Signatário (a): TORRES MARQUESData e Hora: 7/6/2024, às 18:15:51